Hintergrund
Wer wegen Verstoß gegen fremde Marken berechtigt abgemahnt wurde, sollte zur Vermeidung einer gerichtlichen Auseinandersetzung eine (modifizierte) strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgeben. Hierin wird für den Fall eines weiteren Verstoßes eine Vertragsstrafe versprochen. Entweder in Form einer festen Summe oder nach dem sog. Hamburger Modell.
Um diese Vertragsstrafe nicht zu verwirken (= zuschulden), müssen jedoch neben dem eigentlichen Verstoß, auch in Suchmaschinen, Onlinediensten und Verzeichnissen aktiv die Markenrechtsverletzungen beseitigt werden.
Was ist passiert?
Ein Unternehmen führte in seiner Firma die Bezeichnung „Eigentum Haus & Grund“. Die Inhaberin der Marke „Haus & Grund“ sah hierin eine Verletzung ihrer Marke und mahnte das Unternehmen kostenpflichtig ab. Zudem forderte die Inhaberin der Marke die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung. Als Vertragsstrafe war eine feste Summe in Höhe von 25.000,00 Euro für jeden Fall der Zuwiderhandlung vorgesehen.
Nachdem das Unternehmen die strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben hatte, war die Bezeichnung gleichwohl noch in verschiedenen Onlineverzeichnissen (z.B. gelbeseiten.de, 118800.com, stadtbranchenbuch.com etc.) sowie bei Google Maps zu finden.
Die Inhaberin der Marke verlangte aufgrund dessen nun die Zahlung Vertragsstrafe vom Unternehmen. Dieses verweigerte jedoch die Zahlung u.a. mit der Begründung, dass es die Eintragungen gar nicht in Auftrag gegeben hätte. Zudem sei die Vertragsstrafe überhöht und somit unwirksam.
Die Entscheidung
Der BGH (Az. I ZR 77/13) schloss sich dem nicht an und sah die Vertragsstrafe als verwirkt an.
Zwar habe das beklagte Unternehmen die Eintragungen tatsächlich nicht selbst beauftragt. Die Betreiber der Onlinedienste seien zudem auch keine sog. Erfüllungsgehilfen des Unternehmens, sodass deren Verschulden dem Unternehmen nicht zuzurechnen sei.
Gleichwohl hafte das Unternehmen aber aufgrund seiner Untätigkeit. Denn nach Ansicht des BGH hätte das Unternehmen nach Abgabe der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung aktiv werden müssen. Es hätte die Betreiber der Verzeichnisse zur Löschung der unzulässigen Firmierung anhalten müssen oder diese zumindest über den Sachverhalt aufklären müssen.
Das Unternehmen konnte davon ausgehen, dass die vormals verwendete Firmierung übernommen würde, sodass zumindest bei bekannten Diensten wie Google Maps und gelbeseiten.de auf eine Löschung hinzuwirken gewesen wäre. Dies sei vorliegend aber nicht erfolgt.
Nach Ansicht des BGH war auch die Vertragsstrafe nicht überhöht. Bei Verstößen gegen Marken- und Kennzeichenrechten sowie im Wettbewerbsrecht, sind derartige Vertragsstrafen nicht unverhältnismäßig. Rein vertragliche Ansprüche, die unter Umständen etwas Anderes rechtfertigen würden, waren vorliegend nicht gegeben.
Fazit
Verletzt die eigene Firma fremde Marken sollte außergerichtlich eine (modifizierte) Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben werden. Unternehmen sollten hierbei immer auch aktiv die Löschung der markenverletzenden Firma betreiben. Hierbei müssen zumindest bekannte Onlinedienste und Verzeichnisse zur Löschung aufgefordert bzw. über die Unzulässigkeit informiert werden. Aus Beweisgründen sollte dies schriftlich erfolgen.
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